律师代理某眼镜行参与某眼镜公司诉其商标侵权纠纷一审、二审案

1997年9月21日，河南南阳某光学有限公司向国家商标局申请注册“某某某”商标，并获得国家商标局核准，商标注册号为第1109535号，核定服务项目为第42类，眼镜行服务（包括修理和加工），注册期限自1997年9月21日至2007年9月20日。2006年2月21日，国家商标局核准第1109535号商标转让，受让人为陈某某。2006年11月21日，国家商标局核准第1109535号商标转让，受让人为河南某眼镜有限公司。2009年3月14日，国家商标局核准第1109535号商标转让，受让人为郑州某眼镜有限公司。2007年9月19日，国家商标局核准第1109535号商标续展注册，续展注册有效期自2007年9月21日至2017年9月20日。后经国家商标局核准，第1109535号商标续展注册有效期至2027年9月20日。

2006年11月15日，郑州某眼镜有限公司成立，住所地河南省郑州市XX中路XX号。企业类型：有限责任公司。经营范围：销售眼镜，钟表，皮革制品，箱包、服装，光学元件；验光配镜。后郑州某眼镜有限公司于2016年开始先后在郑州开办第一分公司、第三分公司、第四分公司、第五分公司。

2001年4月27日，石河子市某眼镜行注册成立，经营场所新疆石河子市XX小区XX号，类型为个体户。经营范围：验光配镜，眼镜，钟表，百货，隐形眼镜及护理液的零售及服务。石河子市某眼镜行在其店面门头及验光配镜订单上使用了“某某某眼镜行”字样。郑州某眼镜有限公司认为石河子市某眼镜行侵犯其注册商标专用权，故诉至法院，法院判决驳回郑州某眼镜有限公司的诉讼请求。郑州某眼镜有限公司不服新疆生产建设兵团第八师中级人民法院（2019）兵08民初23号民事判决，提起上诉。

一、石河子市某眼镜行使用“某某某”的字号系在2001年，而郑州某眼镜有限公司取得案涉商标的时间系在2009年。石河子市某眼镜行使用字号的时间早于郑州某眼镜有限公司对商标的使用时间，应当对石河子市某眼镜行的在先权利予以保护。

二、石河子市某眼镜行在字号中使用“某某某”三个字属于合理使用，不构成侵权。首先，石河子市某眼镜行在字号中使用“某某某”三个字仅仅是为了描述自己店铺系从事何种经营等基本信息，且“某某某”三字作为字号使用在眼镜行等相关服务上，具有一定程度的描述性；其次，石河子市某眼镜行仅在店铺门头及验光配镜订单上显示“某某某”三个字仅仅是对字号的使用，并不构成商标使用；最后，郑州某眼镜有限公司的“某某某”商标并非单纯的文字标识，其中“明”字为变形的表现方式，而石河子市某眼镜行名称中的“某某某”三字均为单纯文字，且并未突出使用。

三、石河子市某眼镜行在主观上并不存在“攀附”的故意。2001年石河子市某眼镜行经核准成立后一直在石河子市经营，并未扩大经营。同时在经营过程中一直从事的是眼镜代理经销的业务，在店内装潢中也仅仅系对代理的各大眼镜品牌进行突出使用，并未对郑州某眼镜有限公司的案涉商标进行突出使用，主观上并没有利用郑州某眼镜有限公司的知名度，“攀附”及“搭便车”的故意。

四、郑州某眼镜有限公司的案涉商标虽于2012年12月31日曾被河南省工商行政管理局认定为河南省著名商标，但著名商标仅系指在一定地域范围内较有知名度的商标品牌，并不能证明郑州某眼镜有限公司在国内均具有较高知名度且公众知晓度高，亦不能以此推断石河子市某眼镜行有利用知名度、“攀附”及“搭便车”的故意。同时，2019年，已取消“著名商标”的评选，此前已评选的亦将一律取消。故，郑州某眼镜有限公司以其曾被评选为“著名商标”而逃避其应尽的举证责任，明显与法律中规定的谁主张谁举证相悖。

五、在此前的庭审过程中，郑州某眼镜有限公司亦承认系在企查查等企业信息公示软件中进行“某某某”三个字的搜索，于2019年才发现石河子市某眼镜行的工商信息，而后进行商标侵权的诉讼。由此，亦可以看出，石河子市某眼镜行在经营期间并未有任何商标侵权的主观恶意及客观行为。

综上所述，石河子市某眼镜行在取得“某某某”字号后不存在搭便车利用郑州某眼镜有限公司注册商标声誉的主观恶意，属于无恶意注册并规范使用的情形，不构成侵权行为、不正当竞争行为。郑州某眼镜有限公司上诉所称的事实与理由并不足以支撑其上诉请求，一审法院认定的事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法予以驳回。

商标侵权的抗辩情形：

首先，商标使用包含两个要素：一是一种将商标用于商业活动中的行为；二是一种用来识别商品来源的行为。在司法实践中，绝大多数情况下判定商标侵权的前提条件是被告的行为属于商标使用。

其次，一般认为，商标侵权行为以成立商标性使用为前提，所以按照司法解释的规定，判定成立商标侵权的关键性因素在于该使用行为是否属于“突出使用字号”，只有构成突出使用，才构成商标侵权。

第三，商标法第五十九条第三款规定先用抗辩的适用要件为：1.他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；2.该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；3.该在先使用的商标应具有一定影响；4.被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。适用上述要件主要系针对商标之间冲突是否存在侵权的情形。

第四，在解决商标权与企业字号的冲突时，应遵循保护在先权利原则、诚实信用原则。但是，即使企业名称是在后取得的，也未必构成侵犯在先商标权的行为，需考虑当事人的主观状态、产生的后果以及相关历史因素进行判定。

第五，不存在混淆可能性。一般而言，商标共存与商标侵权的核心区别就在于混淆可能性的有无。在混淆可能性的判定上，客观上的共存状态是一个重要的考量要素。客观上的共存状态包括共存双方应该已经形成了各自的市场格局和消费者群体等因素。

最后，主观上为善意。只要主观上没有搭便车、利用他人商标进行不正当竞争的故意，就可以认定为善意。也即，善意的认定主要在于行为人不具有攀附他人商标的意图。