律师代理某公司诉国家知识产权局、贺某商标无效宣告决定行政诉讼二审案

湖南某公司系湖南省最大的百货零售企业之一。2014年1月23日，湖南某公司对外发布公告，正式宣布投资成立全资子公司，从事黄金珠宝经营。2014年1月24日，贺某委托其子担任负责人的湖南某知识产权代理有限公司（下称“某知识产权代理公司”）在14类黄金珠宝首饰等商品上申请注册诉争商标。2016年8月28日，诉争商标公告注册。此外，贺某还委托某知识产权代理公司申请注册商标80余枚。

2017年1月18日，湖南某公司针对诉争商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称“商评委”）提出商标无效宣告申请。2017年12月15日，商评委认定对争议商标予以维持（下称“被诉裁定”）。

2018年1月30日，湖南某公司向北京知识产权法院，提起商标无效宣告请求行政诉讼，认为诉争商标注册违反《商标法》第十三条、第十五条、第十九条、第三十一条、第三十二条及第四十四条第一款，应予以无效宣告，请求撤销被诉裁定，判令商评委重新作出裁定。

2018年6月20日，北京知识产权法院作出判决，认为诉争商标未违反上述规定，驳回湖南某公司诉讼请求。湖南某公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院2019年4月19日作出判决，认定诉争商标违反《商标法》第十九条第四款、第四十四条第一款，判令撤销一审判决、被诉裁定，被告国家知识产权局重新作出裁定。

一、诉争商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款“以不正当手段抢注”。

贺某与其子大量囤积与他人知名商标相同或近似的商标共计117枚，涉及20多个类别，远超出一般生产经营需求。除湖南某公司外，贺某还抢注了近百件与其他人知名度较高的在先商标或商号相同或近似的商标，例如：“奢韵”、“亲舒”、“禧贝”、“贝拉米”、“芯丝翠”等商标。

贺某仅在湖南省娄底市双峰县开设一家小卖部，显然不可能同时涉足20个不同行业的生产经营业务。贺某申请注册商标的情况与其实际商业规模、需求明显不符，其大量抢注商标的行为恶意明显。

贺某还在抢注他人商标后，企图向其他在先权利人索要转让费，说明其囤积商标的真实意图在于向在先权利人索要高额转让费而牟利。

二、诉争商标系某知识产权代理公司假借其负责人近亲属名义抢注的商标，违反《商标法》第十九条第四款。

经查询，诉争商标的注册人贺某与其商标代理机构某知识产权代理公司法定代表人贺某峰系父子关系。贺某峰还持有某知识产权代理公司99%股份。

贺某名下所有的商标均由某知识产权代理公司代理注册。贺某商标的无效宣告等程序也均由某知识产权代理公司代理。

由此可见，诉争商标事实上是某知识产权代理公司负责人贺某峰假借其近亲属名义注册的商标，以规避《商标法》第十九条第四款禁止商标代理机构注册超出业务范围商标的规定。

三、诉争商标的注册损害了湖南某公司享有的商号权、知名服务特有名称在先权利，违反《商标法》第三十二条。

“友阿”系湖南某公司及其母公司自2000年开始使用的企业简称、商号。湖南某公司自2000年起就占据湖南百货零售市场高达75%的销售份额，销售额连续多年排名全国前30名，营业额、纳税额均在湖南连续排名前列，2009年至2013年的广告费投入达7千多万。湖南某公司还在推出多个含“友阿”的微信公众号、微博账号、手机APP，通过互联网开展零售业务，积极推广宣传，进一步扩大“友阿”商号的知名度。此外，长沙中院、湖南省高院的生效民事判决书，已经明确认定，“友阿”构成《反不正当竞争法》第五条第二款规定的“知名服务特有名称”。在诉争商标申请日前，“友阿”商号已经在国内百货零售行业具有较高的知名度，与湖南某公司形成唯一对应的关系。

诉争商标指定使用的商品珠宝首饰是百货商场的主力商品，百货商场也是珠宝首饰的主要销售渠道。诉争商标指定使用的商品与上诉人企业经营的服务、商品具有较强的关联性，两者构成类似。

因此，诉争商标与湖南某公司的在先商号、知名服务特有名称相冲突，违反《商标法》第三十二条的规定。

关于诉争商标是否违反《商标法》第三十二条，二审法院认为，湖南某公司的影响力主要涉及百货零售行业，未在诉争商标申请日前，在诉争商标核定使用商品贵金属等商品或所属行业、相关公众具有一定知名度，从而不会导致消费者对商品来源产生混淆，因此，未支持湖南某公司关于诉争商标违反《商标法》第三十二条的上诉理由。

关于诉争商标是否违反《商标法》第十九条第四款，二审法院认为，贺某在多个类别上注册了80余枚商标，还包括了众多与他人知名商标相同或相近的商标。并且，贺某与其商标代理机构法定代表人及持股99%股东贺某峰系父子关系，贺某商标又均由该代理机构代理注册，从而认定贺某与其子贺某峰、某知识产权代理公司具有抢注他人商标的共同故意，诉争商标系代理机构为规避法律假借工作人员近亲属名义申请注册，因此，诉争商标的注册违反《商标法》第十九条第四款。

关于诉争商标是否违反《商标法》第四十四条第一款，二审法院认为，贺某注册有80余枚商标，且无法证明其具有真实使用意图，其行为构成《商标法》第四十四条所指情形。

因此，二审法院认为，湖南某公司上诉理由部分成立，上诉理由应予以支持，并判令撤销一审判决、被诉裁定，被告重新作出无效宣告裁定。

1、提起商标无效宣告请求裁定行政诉讼，争取在行政诉讼中逆转商评委的裁定。

由于湖南某公司主要业务领域在35类百货零售领域，而在14类上申请注册“友阿”商标的时间晚于贺某的诉争商标，因此，在商标无效宣告请求裁定行政诉讼中可以使用的主要理由有：（1）35类百货零售服务与诉争商标所在的14类珠宝首饰商品构成类似，诉争商标的注册将造成混淆，违反《商标法》第十三条、第三十二条。（2）某代理机构抢注诉争商标，违反《商标法》第十九条第四款。（3）贺某恶意囤积商标，违反《商标法》第四十四条第一款。

但是，要商标无效宣告行政诉讼中实现逆转，困难重重：（1）目前司法实践中认定跨类认定商品或服务类似难度极大，且一般需要将引证商标认定为驰名商标，而湖南某公司在全国百货零售领域也有一定影响力，但业务领域、知名度主要集中在湖南省，认定为驰名商标存在一定难度。（2）《商标法》第十九条第四款主要适用对象是商标代理机构，并非商标注册人。并且，尽管从整体情况看，诉争商标有可能是某商标代理机构借用贺某名义注册的，但并没有明确证据可以证明两者之间存在特定关系。（3）贺某名下注册商标约80余枚，而目前司法实践中一般认定构成大量囤积商标的数量大多在100-200件以上，或者存在其他明显恶意攀附他人知名商标、商号情形。贺某注册的商标数量相对较少，同时虽然存在部分抢注的他人知名商标的情况，但主要是抢注相对影响力较小的品牌或湖南本地品牌，从表面上看，其囤积商标的主观恶意不是非常明显。

2、等待诉争商标公告注册满3年后，提出撤销连续三年未使用注册商标申请。

首先，商标撤销与商标无效宣告程序的法律效果存在差异。商标被撤销后，才进入无效状态，在被撤销前商标仍然有效。而商标被无效宣告则商标自始无效，其法律效力更为彻底。

其次，在无效宣告程序中，贺某已经提交了一系列使用证据，例如：开设银饰网店、发布网络宣传资料、委托设计公司设计的VI设计图纸，还将诉争商标授权许可给一家关联公司等等。在撤销连续三年未使用注册商标申请程序中，商标局对于商标使用证据的要求较低，贺某极易炮制出符合撤三程序的使用证据。

并且，经查询发现，除诉争商标外，贺某还在14类、37类上申请注册了一系列“友阿”商标。即便成功撤销诉争商标，还有多枚商标需要处理，难以全部撤销成功。

此外，在当时，距离诉争商标公告注册满3年还有较长时间，在此期间，贺某可能进一步使用诉争商标，或对湖南某公司提出侵权诉讼。

3、对贺某提起商标侵权诉讼，在民事诉讼中请求停止使用诉争商标。

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，法院可以依法判决禁止被告使用该商标。据此，在行政诉讼之外，湖南某公司可以在湖南省内对贺某提起民事诉讼，请求认定引证商标构成驰名商标，并判令禁止贺某使用诉争商标。

在这一诉讼中，仍需要将湖南某公司的引证商标认定为驰名商标。而这一民事诉讼应当由湖南法院管辖，考虑到湖南某公司在此前的其他诉讼中，其知名度已经在湖南本地法院得到认可，较在北京法院认驰，在湖南法院认驰的难度稍低。而且取得引证商标被认驰的判决，将极大地有利于湖南某公司针对诉争商标及贺某其他“友阿“商标的无效宣告、异议程序及其行政诉讼程序。但此类诉讼极为罕见，取得禁止注册商标使用的判决难度也较大。

经分析后，代理人认为：尽管面临重重困难，但通过行政诉讼取得诉争商标应当无效宣告的判决，不仅可以将诉争商标自始无效宣告，并且，其被无效宣告的理由还将极大利于后续无效宣告、异议贺某申请注册的其他“友阿”商标。因此，对湖南某公司来说，必须要针对无效宣告裁定提起行政诉讼。这是不仅争取逆转的最佳机会，也是最为直接、有效的措施。

而撤三申请需要等待较长的时间才能提起，在此期间，贺某将继续合法使用诉争商标，甚至有可能对湖南某公司提起商标侵权诉讼，而且即便该商标被撤销，贺某还有其他“友阿“商标，甚至申请更多的”友阿“商标，因而撤三申请只能作为其他选择都失败情况下的备用选项。

虽然也可以考虑对贺某和某商标代理机构提起商标侵权诉讼，即便取得胜诉判决，诉争商标被禁止使用，但该商标将仍然有效，湖南某公司仍然无法在14类上成功注册“友阿”商标，无法通过注册商标专用权保护其14类“友阿“商标。

综合上述情况，代理人认为最佳选择是，提起商标无效宣告请求裁定行政诉讼，并尽力争取在行政诉讼中逆转商评委的裁定，同步搜集、固定贺某商标侵权证据，为未来的商标侵权诉讼做准备，一旦行政诉讼失败，商标侵权诉讼可以作为备选方案。

为此，代理律师做出了艰辛的努力：

一方面，为了争取认定跨类类似，代理人从湖南某公司自2000年起的历史、荣誉、销售排名、各地门店、网络销售等等方面搜集了几千页的证据材料，证明湖南某公司引证商标的知名度，力争认驰。同时，代理人还着手搜集所有涉及35类服务的跨类类似案例，试图在跨类类似上取得突破。

另一方面，深入挖掘某知识产权公司与贺某之间的关系，试图找到两者之间存在特殊关系的证据。通过调取工商档案、公民信息档案，代理人得到了一个惊人的发现，某知识产权公司的法定代表人贺某峰系贺某之子，并持有某知识产权公司99%的股份。这证明了贺某与某知识产权公司之间确实存在特殊关系，贺某峰利用其商标代理人员的专业优势，假借其父亲的名义申请注册的诉争商标。此外，通过调取商标档案、案例检索，代理人还发现，德国汉高公司曾对贺某的“奢韵”商标提出过无效宣告，贺某还与德国汉高公司之前存在商标侵权诉讼和确认不侵权诉讼。代理人立即查阅了相关裁判文书，并与德国汉高公司代理人取得联系，得到了另一个重大发现——贺某通过某知识产权代理公司向德国汉高公司兜售其抢注商标。这一发现说明，贺某囤积商标的目的并非真实使用，而是不正当牟利。

随着贺某恶意抢注证据的发掘，代理人更加坚信，诉争商标就是某知识产权代理机构假借其近亲属名义申请注册，以规避商标代理机构不得注册代理服务以外商标的规定，其注册违反了《商标法》第十九条第四款。同时，贺某囤积商标的目的绝非使用，而是在于兜售商标牟利，其注册违反了《商标法》第四十四条第一款。

此外，在得到上述两个发现后，代理人有了明确证据证明某知识产权公司违反《商标法》第十九条第四款，根据《商标法》（2013年修订）第六十八条应当予以行政处罚。为在行政诉讼中增加获胜砝码，打击贺某和贺某峰的嚣张气焰，代理人还代理湖南某公司向有关商标行政部门对贺某、某知识产权代理公司提出行政投诉，请求对其作出行政处罚。

尽管本案在一审阶段遭遇挫折，但是，在代理人、湖南某公司坚持不懈的努力之下，以及大量的事实、证据面前，二审法院终于接受了代理人的观点，认定了贺某与某知识产权公司违反《商标法》第十九条第四款以及第四十四条第一款，诉争商标应当予以无效，最终判令撤销被诉裁定，实现了逆转。

企业可能在日常经营过程中会面临商标被恶意注册的困境。建议企业在拟定、启动商业计划的时，注意保密，及早申请注册商标，提前进行商标储备。同时，通过商标监测等服务，及早发现恶意抢注情形，在恶意申请注册商标在完成注册前完成阻拦，降低打击恶意注册成本。另一方面，万一遭遇商标恶意注册，建议企业坚定信念，尽早寻求专业人员的帮助，仔细、全面地分析案情，深入挖掘信息、证据，尽力维护企业的合法权益。